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| 国际专利许可合同中“不质疑条款”效力分析 |
| 第755期 作者：□文/乔金奎 时间：2025/7/1 17:05:28 浏览：31次 |
［提要］ 国际专利许可合同中的“不质疑条款”涉及专利权人利益、相对人利益以及公共利益之间的平衡问题，在国际上尚未形成对“不质疑条款”效力认定的统一裁判标准。笔者通过对美国、欧盟、德国、日本法律规定的比较研究，以及我国立法演进和司法实践的分析，对国际专利许可合同中“不质疑条款”提出建议。
关键词：国际专利许可合同；不质疑条款；条款效力；反垄断
中图分类号：D9 文献标识码：A
收录日期：2024年12月25日
一、国际专利许可合同中的“不质疑条款”
国际专利许可合同中的“不质疑条款”（亦称为“不争议条款”），是指在国际专利许可合同中，许可人在合同中加入限制性条款，限制被许可人对就合同中所述的专利技术向专利行政机关提起无效的权利。
“不质疑条款”是一种限制性条款，专利权人往往会倾向于在合同中设置该条款，以维护自身权利的稳定并巩固市场优势地位，从专利权人角度出发，该条款有利于减少当事人间围绕合同涉及技术有效性产生的争议。而在被许可人和社会公众的角度，在合同中设置该条款难免有意图阻碍公平竞争之嫌。因此，该条款在保护专利权人利益和保护相对人利益以及公共利益之间存在竞合，从而在不同法域对“不质疑条款”的有效性存在不同规定。
二、国际公约对“不质疑条款”效力的规定
自从20世纪50年代以来，联合国一直对于“不质疑条款”高度重视。联合国大会提议对专利转让和许可的现状进行调研并以此为基础制定《国际技术转让行动守则》。但是，由于当时美国、欧盟为代表的英美法系国家与日本、德国为代表的大陆法系国家对于“不质疑条款”的态度截然不同，再加上发展中国家对于“不质疑条款”的态度与美国、欧盟等国的态度分歧较大，因此该法案一直处于草案状态。《与贸易有关的知识产权协定》（TRIPs）吸取了该草案的经验教训，采取了求同存异的方式。TRIPs协定的第40条第2款规定，“本协定的任何规定均不得阻止各成员在其立法中明确规定在特定情况下可构成对知识产权的滥用并对相关市场中的竞争产生不利影响的许可活动或条件。如以上所规定的，一成员在与本协定其他规定相一致的条件下，可按照该成员的有关法律法规，采取适当的措施以防止或控制此类活动，包括诸如排他性返授条件、阻止对许可效力提出质疑的条件和强制性一揽子许可等。”由此可见，TRIPs协定并不强制要求成员限制“不质疑条款”的效力，但允许成员国在内部制定法律法规对可能给知识产权市场竞争带来消极影响的活动加以规制。因此，在国际公约层面，各国仅仅就专利“不质疑条款”可能损害公共利益以及通过双边、多边磋商解决这一问题这两点达成共识。在国际上尚未形成对“不质疑条款”效力认定的统一裁判标准的情况下，各国可以结合自身实际作出不同的应对。
三、国外法律对“不质疑条款”效力的规定
关于“不质疑条款”的效力问题，目前世界主要国家存在两种不同观点。第一种观点认为：不质疑条款原则上是无效的，但是存在例外。美国、欧盟等国家和地区采取该观点，即在考虑“不质疑条款”效力时，社会公共利益优先。第二种观点认为：不质疑条款原则上是有效的，但是存在例外。德国、日本等国家采取该观点，即在社会公共利益和被许可人意思自治的利益平衡中，由于第三人可以对专利提起无效，社会公共利益已经有了其他渠道得以保证，此时社会公共利益应当让位于当事人意思自治。
（一）美国。美国法律并未对“不质疑条款”的效力作出明确规定，美国法院对其有效性的态度主要体现在判例当中。美国司法机关对“不质疑条款”的效力经历了从认可到否定的过程，最初加州最高法院在Lear，Inc.v.John Adkins案中肯定了该条款的效力，但随后联邦最高法院在1969年对该案的终审判决中指出，被许可人可能是唯一有经济诱因质疑发明人专利权有效性的人。因为在实践中，被许可人往往是最有动力提出专利无效申请的并且被许可人由于对于专利技术的了解，其无效申请的成功率会比较高。如果不允许被许可人无效许可人的专利，则会导致大量应当被无效的专利依然处于专利法的保护之中，不利于技术进步，甚至会对公共利益造成损害。在专利许可这一特定情况下，契约理论应当让步于公众利益，并认为“不质疑条款”违反了美国的公共利益和联邦专利政策，否定了该条款的法律效力。在2012年作出判决的Rates Tech.Inc.v.Speakeasy，Inc一案中，美国联邦第二巡回上诉法院也认为根据公共政策，“不质疑条款”是无效的。由此可见，“不质疑条款”的有效性在美国法院受到质疑。
（二）欧盟。欧盟法中关于“专利不质疑”条款进行规制最核心的条款是《欧盟运行条约》第101条、第102条，根据这两条描述，如果专利许可合同中具有可能会产生垄断、限制竞争的条款，则该条款无效。在特殊情况下，如果该条款的积极意义大于消极意义且不会给公共利益带来损害，则该条款例外的有效。在这两条的基础之上，欧共体委员会以及之后的欧盟委员会通过颁布一系列的条例对于豁免条款进行规定，如果满足条例的相关规定，则认定为符合欧盟运行条例第102条第3款的规定而能够豁免。根据欧盟委员会颁布的《关于技术转让协议适用条约第81条第3款的772/2004号条例》和《关于技术转让协议适用条约第81条第3款的316/2014号条例》，“不质疑条款”的效力需要进行单独评估，在能够促进技术和经济发展并使得消费者共享利益的条件下，其有效性能够得到承认。即欧盟对该类条款的效力的认定采取“默认无效，合理例外”的原则。由此可见，欧盟对于“不质疑条款”效力基本上是持否定的态度。
（三）德国。德国《反对限制竞争法》第20条从立法上明确了对于“不质疑条款”有效性的判断。该条规定：如果专利许可人对于被许可的专利权的使用范围施加了明显超过该权利保护范围的限制（包括但不限于权利的使用形式、内容、数量、范围、时间等），则该条款自始无效，被许可人依然可以行使这些条款所禁止的行为。虽然根据上述规定，专利许可合同中限制被许可人正当权利的条款一律无效，但是“不质疑条款”作为该条第2款明文规定的例外得以豁免。在该条规定的基础上，德国法院通过一系列判决对“不质疑条款”效力问题进行了进一步的阐释。在Orange-Book-Standard案中，德国联邦法院认为：如果许可人和被许可人没有对不质疑义务在合同中作出明确约定，则许可人不得主张该义务为许可合同的默示义务而当然存在。也就是说，只要合同中没有明确约定，则被许可人有权对许可合同中所涉及的专利或者实用新型的有效性提起异议或者无效诉讼。但是，如果双方根据真实的意思表示在合同中明确约定了不质疑条款，则该条款有效。当然，如果被许可人违反不质疑义务的行为不会导致许可人利益受到损害，例如被许可人在随后的改进发明专利申请中将合同中所涉及的专利称为不可实施的专利，则该行为不违反不质疑义务。德国法院还进一步认为：虽然承认不质疑条款的有效性可能会导致公共利益遭受损害，但不能因此就忽视了双方真实的意思表示。由此可见，德国对于“不质疑条款”采取有效说。
（四）日本。日本行政机关公正交易委员会发布的《关于知识产权利用的反垄断法指南》第4章第4条第7款指出，许可人要求被许可人承担不对被许可技术的权利有效性提出异议的义务的行为，在有助于通过顺畅的技术交易促进竞争这一点上是被认可的，且该种行为直接减少竞争的可能性较小。根据该指南，“不质疑条款”直接排除、限制竞争的可能性较小，难以认为其会维持、强化许可人的市场支配地位，也不会阻碍公平竞争，因此也难以认为合同当事人约定该条款的行为属于日本反垄断法规制的不公正的交易方法。该指南同时指出，在本应被认定为无效的权利持续存续的情况下，有关权利所涉及技术的使用会受到限制，这有可能会损害公平竞争因而被认定为属于不公正的交易方法。由此可见，日本原则上是认可“不质疑条款”效力的，仅在有关权利本应被认为是无效等个别情形下，有关约定才会被法律所禁止。
四、我国法律对“不质疑条款”效力的规定
2004年，我国《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第10条首次将“不质疑条款”确定为《合同法》第329条所称的非法垄断技术、妨碍技术进步或者侵害他人技术成果的技术合同条款并因此无效。这也是我国首次关于专利“不质疑条款”的规定。
2017年，随着国际贸易形势的变化，为了更好地应对专利“不质疑条款”相关法律问题，国务院反垄断委员会联合发展与改革委员会、知识产权局、商务部等机构制定了《国务院反垄断委员会关于滥用知识产权的反垄断指南（征求意见稿）》，其中第9条规定，不质疑条款一般可以避免滥诉，提高交易效率。但是，不质疑条款限制了被许可人质疑知识产权有效性的权利，可能排除、限制竞争，具体分析时可以考虑以下因素：（1）许可人是否要求所有的被许可人不质疑其知识产权的有效性；（2）不质疑条款涉及的知识产权许可是否有偿；（3）不质疑条款涉及的知识产权是否可能构成下游相关市场的进入壁垒；（4）不质疑条款涉及的知识产权是否阻碍其他竞争性知识产权的实施；（5）不质疑条款涉及的知识产权许可是否具有排他性；（6）被许可人质疑许可人知识产权的有效性是否可能因此遭受重大损失。该指南首次对于“不质疑条款”的判断标准进行了规定。近年来，我国通过开展对《技术进出口管理条例》等的修订工作，大大提高了对涉外技术合作中当事人意思自治的认可程度。在国际技术合作中，我国企业在作为受让方时，通常在谈判中处于弱势地位，为了吸引技术或投资可能会自愿接受一些限制性条款。作为限制性条款的“不质疑条款”，从形式上看，属于当事人间的意思自治，我国现行法律从保护公共利益和反垄断出发，对其效力采取无效说。
我国《民法典》第850条规定，非法垄断技术或者侵害他人技术成果的技术合同无效。根据《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释（2020修正）》第10条第6款，禁止技术接受方对合同标的技术知识产权的有效性提出异议或者对提出异议附加条件，属于《民法典》第850条所称的“非法垄断技术”。关于上述情形对合同效力的影响，在司法实务中存在两种不同观点，一种认为，根据《民法典》第850条原文表述，若合同中存在“不质疑条款”，则该合同整体无效；另一种则认为，由《民法典》第156条规定的“民事法律行为部分无效，不影响其他部分效力的，其他部分仍然有效”可推知，若某合同中的绝大部分条款合法有效，仅有部分条款无效且该无效部分不影响其他部分效力的，该部分条款的无效不会导致合同整体无效。虽然在实务中存在上述两种不同的理解，但无论哪种观点，其差别仅体现在有关条款所导致的无效范围不同。因此，在我国现有法律框架下“不质疑条款”本身无效这一结论是明确的。
五、国际专利许可合同中“不质疑条款”的建议
如前所述，我国现行法律不承认“不质疑条款”的效力，专利许可合同有关“技术接受方不得对合同标的技术知识产权的有效性提出异议”等类似条款会被我国法院直接认定为无效，甚至该条款有可能会导致该合同整体无效。对于由我国主体作为技术许可方的国际专利许可合同，笔者建议可通过以下方式来实现“不质疑条款”的有效性：
（一）选择承认“不质疑条款”效力的准据法。如前所述，德国、日本法律原则上承认“不质疑条款”的有效性，因此建议通过国际专利许可合同约定准据法为承认该类条款效力的法律，则可以有效规避合同中的有关条款被认为无效的法律风险。
同时需要注意，上述建议是建立在专利许可合同具有涉外因素的前提下，若合同并不具有涉外因素，则当事人不可以约定适用外国法律解决纠纷。对于非涉外合同，当事人没有选择适用法律的权利，只能适用中国法。在合同中约定争议解决方式为仲裁的，同样也需要考虑该合同是否具有涉外因素。虽然我国现有的仲裁法体系并未明确禁止无涉外因素的仲裁案件提交境外仲裁，但在我国司法实践中，法院观点多以争议不具有涉外因素为由而否定仲裁协议的效力和拒绝执行仲裁裁决，从而排除国内商事主体之间签订的非涉外合同在境外仲裁机构仲裁的可能性。
（二）合理安排“不质疑条款”的结构和文字表述。为避免由于“不质疑条款”被认定合同部分甚至全部无效，建议在订立合同时合理安排合同内容的结构，将“不质疑条款”设置为单独的条款或章节，同时约定合同争议条款的效力不影响合同非争议条款的效力，并且在争议期间不停止对合同非争议条款的执行。
对于“不质疑条款”的文字表述，可根据合同约定的准据法对“不质疑条款”认定有效的情形进行相应调整，以避免出现准据法规定的例外情形（如专利无效、市场垄断等）而导致无效。
综上，由于国际专利许可合同中的“不质疑条款”涉及专利权人利益、相对人利益以及公共利益之间的平衡问题，在国际上尚未形成对“不质疑条款”效力认定的统一裁判标准。为此，笔者通过对美国、欧盟、德国、日本法律规定的比较研究，以及我国立法演进和司法实践的分析，对由我国主体作为技术许可方的国际专利许可合同中“不质疑条款”提出建议，以合法方式实现“不质疑条款”的有效性，为我国专利权人在国际专利许可合同中维护自身权益提供有益尝试。
（作者单位：中广核工程有限公司）
主要参考文献：
［1］李明德，闫文军，黄晖，郃中林，著.欧盟知识产权法［M］.北京：法律出版社，2010.
［2］张海涛.美欧“不质疑条款”效力比较及其借鉴［J］.知识产权，2011（08）.
［3］许光耀，著.欧共体竞争法研究［M］.北京：法律出版社，2002.
［4］（德）马蒂亚斯·赫蒂根.欧洲法［M］.张恩民，译.北京：法律出版社，2003.
［5］（德）鲁道夫克拉瑟，著.专利法——德国专利和实用新型法、欧洲和国际专利法［M］.单晓光，张涛略，等，译.北京：知识产权出版社，2016.
［6］（日）田村善之，著.日本知识产权法［M］.李扬，等，译.北京：知识产权出版社，2011.
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